רישום סימן מסחר בינלאומי
כאשר עסק מתרחב לשווקים בינלאומיים, או שואף לכך, חיוני להבטיח שהמותג מוגן גם מעבר לגבולות מדינת המקור. רישום סימן מסחר בינלאומי מאפשר לשמור על בלעדיות משפטית ולהגן מפני שימוש בלתי מורשה במותג בשווקים הגלובליים.
בעידן הגלובלי של היום, עסקים ישראלים רבים פועלים בזירה הבינלאומית, מה שמאפשר צמיחה והתרחבות, אך גם מציב אתגרים משפטיים משמעותיים. בין היתר, עליהם להתמודד עם תחרות גלובלית, חיקויים ושימוש בלתי חוקי בשם המותג. בדיוק לשם כך נועד רישום סימן מסחר בינלאומי, המספק הגנה משפטית רחבה ושומר על הזהות העסקית בשווקים זרים.
הליך הרישום עצמו מורכב ודורש תכנון קפדני, הבנה משפטית מעמיקה, וקבלת החלטות אסטרטגיות שישפיעו על עתיד העסק.
במדריך הבא נסביר כיצד מתבצע רישום סימן מסחר בינלאומי, מהם השלבים המרכזיים בתהליך, אילו יתרונות הוא מעניק לעסק, ומהם הקשיים האפשריים שיש לקחת בחשבון ועוד.
מהו סימן מסחר בינלאומי?
סימן מסחר הוא סמל מזהה שנועד לבדל עסק מסוים מהמתחרים ולבסס את זהותו בשוק. הסימן יכול להיות שם, לוגו, צבעים, צירוף אותיות ואפילו צליל ודמות.
רישום סימן המסחר במדינת המקור מעניק לבעליו הגנה משפטית ונותן לעסק זכות בלעדית להשתמש בו בתחומי אותה מדינה. כך למשל, אם מדינת המקור היא ישראל, רישום סימן המסחר יקנה הגנה משפטית בתוך גבולות ישראל, אך לא יגן על המותג מחוץ למדינה.
כאשר עסק מתרחב מעבר לגבולות המדינה, עולה הצורך להגן על סימן המסחר לא רק במדינת המקור, אלא גם במדינות נוספות שבהן העסק פועל, או מתכנן לפעול, ובכך למנוע ניצול לא מורשה של המותג בשווקים זרים.
יודגש כי למרות שבמאמר נעשה שימוש במונח המקובל של “סימן מסחר בינלאומי”, בפועל אין רישום אחיד או גורם הנותן הגנה עולמית. כפי שנראה בהמשך, רישום סימן מסחר הוא תהליך טריטוריאלי, כלומר, כל מדינה מנהלת רישום עצמאי על פי חוקיה ותקנותיה. עם זאת, קיימים מנגנונים בינלאומיים המאפשרים רישום סימן מסחר במספר מדינות דרך בקשה מרוכזת, כגון פרוטוקול מדריד, אשר רלוונטי לכ-130 מדינות, או המשרד האירופי לקניין רוחני (EUIPO) המאפשר רישום בכל 27 המדינות של האיחוד האירופי.
מהם המסלולים לרישום סימן מסחר בינלאומי?
כאשר עסק מעוניין להגן על סימן המסחר שלו מחוץ למדינת המקור, ישנן שני מסלולים עיקריים לרישום סימן מסחר בינלאומי:
רישום באמצעות פרוטוקול מדריד
פרוטוקול מדריד הוא מערכת בינלאומית לרישום סימני מסחר. המערכת מאפשרת לעסק, שבבעלותו סימן רשום או בקשה לרישום סימן במדינת המקור, להגיש בקשה אחת לרישום סימן מסחר בינלאומי, תוך בחירה באילו מתוך 130 המדינות החברות בפרוטוקול הוא מבקש להגן על הסימן. הבקשה מוגשת דרך רשות סימני המסחר במדינת המקור, ומשם מועברת לארגון העולמי לקניין רוחני .(WIPO) כל מדינה בודקת את הבקשה ומקבלת החלטה עצמאית האם לאשר או לדחות את הרישום, בהתאם לחוקים המקומיים. היתרון הגדול של שיטה זו הוא חיסכון משמעותי בזמן ובעלויות, מאחר שאין צורך להגיש בקשות נפרדות לכל מדינה. שיטה זו מתאימה במיוחד לעסק הרוצה לשמור על האפשרות של התרחבות עתידית בקלות.
רישום ישיר בכל מדינה בנפרד
במסלול זה על העסק להגיש בקשות נפרדות לכל מדינה שבה הוא מעוניין להגן על סימן המסחר, בהתאם לחוקיה ולנהלים המקומיים של כל מדינה. מדובר בשיטה מורכבת ויקרה יחסית המתאימה בעיקר למקרים שבהם העסק פועל במספר מצומצם של מדינות ומעוניין בהגנה ממוקדת. היתרון הגדול של שיטה זו היא כי גם אם אין רישום במדינת המקור או אם הרישום במדינת המקור מתבטל, הרישומים במדינות האחרות יישארו בתוקף.
הבחירה בין שתי השיטות תלויה בצרכים העסקיים, בתקציב ובמדינות היעד, ולכל אחת מהן יתרונות וחסרונות משלה.
האם סימן מסחר בינלאומי תקף אוטומטית גם בישראל?
רישום סימן מסחר בינלאומי ורישום סימן מסחר בישראל הם שני תהליכים המשלימים זה את זה, אך אינם מחליפים זה את זה.
- אם עסק בוחר לפעול באמצעות מסלול פרוטוקול מדריד, והוא מעוניין שההגנה על סימן מסחר בינלאומי תחול גם בישראל, עליו לבקש לכלול את מדינת ישראל במסגרת בקשת הרישום הבינלאומית.
- אם הסימן נרשם ישירות במדינות אחרות על העסק להגיש בקשה נפרדת לרישום סימן מסחר בישראל דרך רשם סימני המסחר במשרד המשפטים.
מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בקניין רוחני כדי לוודא שסימן המסחר רשום כראוי הן בישראל והן במדינות נוספות בהתאם לצרכי העסק.
כך, סעיף 56ג. לפקודה קובע כי תושב או אזרח ישראלי או מי שיש לו בישראל מפעל פעיל, אשר הגיש בקשת רישום סימן מסחרי בישראל כסימן מסחר בינלאומי או שהוא בעלים של סימן מסחרי רשום בינלאומי בישראל, יהיה רשאי להגיש לרשם סימני המסחר בקשה בינלאומית.
מהן דרישות הסף לרישום סימן מסחר בינלאומי בכל מסלול?
במידה ועסק מעוניין ברישום סימן מסחר בינלאומי שלא דרך פרוטוקול מדריד, יהיה עליו להגיש בקשות נפרדות לכל מדינה באופן ישיר, בהתאם לדרישות ולנהלים המקומיים של כל מדינה.
רישום סימן מסחר בינלאומי בהתאם לפרוטוקול מדריד מחייב עמידה בקריטריונים הקבועים בחוקי סימני המסחר, רישום במדינת המקור, וכן דרישות משפטיות וטכניות מסוימות.
- ראשית, בדומה לרישום סימן מסחר מקומי, על המבקש לוודא כי הסימן עומד בדרישות החוקיות של סימני מסחר, כלומר שהוא בעל אופי מבחין, אינו גנרי או תיאורי מדי, ואינו מטעה את הציבור. סימנים שאינם עומדים בקריטריונים אלו עלולים להידחות.
- שנית, הבקשה לרישום בינלאומי חייבת להתבסס על רישום או על בקשה לרישום במדינת המקור. כמו כן, המבקש חייב להיות תושב, אזרח או בעל עסק במדינת המקור והסימן הבינלאומי חייב להיות זהה לסימן הרשום במדינת המקור.
- שלישית, על המבקש לסווג את הסימן בהתאם לסיווג שנקבע באמנת “ניצה” המגדירה 34 סוגים של טובין ו -11 סוגים של שירותים. ניתן לכלול בבקשה הבינלאומית רק את הסיווגים שכבר נרשמו במדינת המקור.
- רביעית, במסגרת הבקשה יש לבחור את מדינות היעד שבהן מבוקשת ההגנה, לעמוד בדרישות טכניות כמו תיאור מפורט של הסימן, תשלום אגרות רישום בינלאומיות, וצירוף מסמכים נדרשים.
הגשת הבקשה לרישום סימן בינלאומי בהתאם לפרוטוקול מדריד מתבצעת דרך רשות סימני המסחר במדינת המקור אשר מעבירה אותה ל- WIPO לבחינה והפצה למדינות היעד שנבחרו.
הליכי הגשת סימן מסחר בבקשה בינלאומית
על פי הפקודה, הרשם יהיה זה שאחראי להעביר את הבקשות למשרד הבינלאומי, כמשמעותו בסעיפים 2 ו-11 לפרוטוקול מדריד. מדובר בפרוטוקול שישראל חתומה עליו, ואשר מכוחו נחקקו ההוראות הנוגעות לרישום סימן מסחר בינלאומי.
לאחר שהמשרד הבינלאומי מצא כי הבקשה עומדת בתנאים המנויים בפרוטוקול, הוא יעביר את בקשת הרישום לכל המדינות הרלוונטיות לאותה בקשה.
הפקודה קובעת כי בתוך שמונה עשר חודשים מהיום שבו נשלחה לרשם בקשת הרישום הבינלאומית, על המדינה להודיע אם היא מקבלת את הבקשה או דוחה אותה, כאשר במידה ולא נתקבלה כל תגובה יירשם הסימן המסחרי בפנקסה של המדינה האמורה.
רישום סימן מסחר באיחוד האירופי
רישום סימן מסחר בינלאומי באמצעות פרוטוקול מדריד מאפשר הגנה גם במדינות האיחוד האירופי. עם זאת, אם העסק פועל בעיקר באירופה, אפשר שיהיה עדיף לרשום את סימן המסחר דרך המשרד האירופי לקניין רוחני (EUIPO).
כך, רישום דרך EUIPO מעניק הגנה על סימן המסחר בכל 27 מדינות האיחוד האירופי באמצעות בקשה אחת מרכזית. אם אין התנגדויות, הסימן נרשם לתקופה של 10 שנים עם אפשרות לחידוש הרישום ללא הגבלה. עם זאת, יש לקחת בחשבון כי אם מוגשת התנגדות לרישום באחת ממדינות האיחוד, היא עלולה להביא לדחיית הרישום בכל מדינות האיחוד האירופי.
הבקשה לרישום סימן מסחר באיחוד האירופי מוגשת ישירות ל EUIPO ודרישות הסף דומות בעיקרן לאלו של פרוטוקול מדריד. כלומר על הסימן להיות בעל אופי מבחין ולא גנרי או תיאורי, וכן יש לבחור קטגוריות מוצרים ושירותים בהתאם לסיווג שנקבע באמנת “ניצה”. עם זאת, רישום סימן מסחר באיחוד האירופי (EUIPO) אינו תלוי ברישום במדינת המקור.
רישום סימן מסחר באסיה
אסיה היא אחד השווקים הגדולים והמשמעותיים בעולם, אך רישום סימן מסחר במדינות האזור מצריך הבנה מעמיקה של החוקים המקומיים, שכן לכל מדינה יש שיטת רישום שונה ואתגרים ייחודיים.
כך למשל בסין, שיטת “First-to-File” מעניקה זכויות לבעל הבקשה הראשונה, גם אם הוא אינו הבעלים המקורי של המותג וללא תלות בשימוש בפועל. בהמשך לכך, יש סיכון גבוה לחטיפת סימני מסחר על ידי צדדים שלישיים ומומלץ לרשום סימן מסחר שם בהקדם האפשרי.
בהודו, לעומת זאת, נהוגה שיטת ,”First-to-Use” המעניקה עדיפות למי שהשתמש בפועל בסימן המסחר קודם, גם אם לא רשם אותו רשמית. שיטה זו מעניקה הגנה למותגים בעלי היסטוריית שימוש ארוכה, אך מחייבת הוכחת שימוש במקרה של מחלוקת.
ביפן, בדומה לסין, פועלת שיטת “First-to-File” אך הליך הבחינה שלה קפדני בהרבה וכולל בדיקה מעמיקה של ייחודיות הסימן ועמידתו בדרישות החוק המקומי.
יצוין כי מדינות אסיה החשובות ביותר, ובכללן סין, הודו ויפן, הן חלק מפרוטוקול מדריד ולכן ניתן לרשום בהם סימן מסחר בינלאומי בפשטות יחסית באמצעות WIPO. עם זאת, בשל הבדלים רגולטוריים משמעותיים, מומלץ לבחון כל מקרה לגופו ולהיוועץ בעורך דין בעל ניסיון בקניין רוחני לפני הגשת הבקשה.
רישום סימן מסחר בארה”ב
רישום סימן מסחר בשוק הענקי של ארצות הברית, הוא צעד חיוני להגנה על המותג, למניעת חיקויים וליצירת זכויות משפטיות בשוק האמריקאי.
ניתן לכלול את ארה”ב בבקשה בינלאומית דרך פרוטוקול מדריד או להירשם ישירות דרך המשרד האמריקני לפטנטים וסימני מסחר (USPTO). הרישום באמצעות USPTO מתבצע לפי שיטת ,”First-to-Use” כלומר מי שהשתמש ראשון בסימן המסחר מקבל עדיפות. בשל כך, הוכחת שימוש היא מרכיב קריטי בתהליך הרישום בארה”ב. ככלל, רישום באמצעות USPTO מתאים לעסק שמעוניין להתמקד רק בארה”ב.
רישום סימן מסחר בארה”ב הוא תהליך הכולל מספר שלבים, החל מבדיקת זמינות הסימן במאגרי USPTO דרך הגשת בקשה רשמית, בדיקה על ידי בוחן סימני מסחר, פרסום ביומן הרשמי לתקופה של 30 יום בה ניתן להגיש התנגדות ועד לאישור הרישום הסופי לתקופה של 10 שנים עם אפשרות לחידוש במידה וממשיכים להשתמש בו.
למה חשוב לרשום סימן מסחר בינלאומי עם עורך דין המתמחה בתחום?
ליווי של עורך דין המתמחה בקניין רוחני יכול לעשות את ההבדל בין רישום מוצלח לבין עיכובים, התנגדויות או דחיות.
כך למשל, עורך דין מנוסה ידע להמליץ האם כדאי להגיש בקשה דרך פרוטוקול מדריד או לבצע רישום נפרד בכל מדינה, בהתאם לאופי העסק ולמדינות היעד. עורך הדין יוודא שהסימן אינו דומה לסימן מסחר קיים, יבחר את סיווג המוצרים והשירותים המתאימים, ויוכל לסייע בניסוח נכון של הבקשה, תוך התחשבות בדרישות הייחודיות של כל מדינה.
מעבר לכך, עורך הדין יכול לייצג את בעל הסימן בהליכי התנגדות וערעור, להתמודד עם הפרות של סימן המסחר ולהעניק ייעוץ על הדרכים הטובות ביותר לאכוף את הזכויות.
יש לזכור כי רישום סימן מסחר הוא תהליך מתמשך, הוא מחייב חידוש תקופתי, מעקב אחר הפרות ופעולות אכיפה נגד מפרים. עורך דין מיומן יוודא שהסימן יישאר בתוקף, יגן על זכויות העסק וימנע שימוש בלתי מורשה על ידי מתחרים.
לאור העובדה שמרבית ההתכתבות עם המדינות שהרישום מבוקש בהן נעשה בשפה האנגלית (וכך גם ההתכתבות עם המשרד הבינלאומי לרישום), הרי שמשרד עורך הדין סער גרשוני מתמחה בבקשות רישום סימני מסחר בינלאומיות, תוך היכרות מעמיקה עם ההליכים המהותיים והפרוצדורליים הנדרשים בהגשת הבקשה..
לא למותר לציין כי כתובת עורך הדין שתימסר למשרד הבינלאומי, חייבת להיות כתובת במדינה החברה בפרוטוקול, עם מינויו של בא הכוח, המשרד הבינלאומי יפנה את כל ההודעות לכתובת שנמסרה לו, למעט הודעות הקשורות באגרה..
יש לציין כי במידה והמבקש חפץ לבטל את המינוי, הדבר אינו כרוך בתשלום כלשהו למשרד הבינלאומי, אולם הוא או בא כוחו צריכים להודיע על כך למשרד הבינלאומי באופן מפורש.
פגמים בבקשה הבינלאומית
במידה והמבקש לא עמד בתנאים המהותיים ו/או הפרוצדורליים שצריכים להתקיים בבקשת הרישום, הרי שהמשרד הבינלאומי יודיע לו ולרשם על כך.
קיימים מספר פגמים עיקריים שעשויים להיות בבקשה. ראשית, ישנם מקרים בהם הניסוח של הסימן אינו ברור או שגוי מבחינה לשונית, עובדה שתאלץ את המבקש לשנות ולהבהיר את בקשתו, זאת תוך שלושה חודשים ממועד הודעת המשרד הבינלאומי.
במידה ולא התקבלה כל תגובה מצידו של המבקש ימחוק המשרד הבינלאומי את אותו פרטי שאינו ברור בבקשה, אלא אם הוא נרשם על ידי רשם סימני המסחר בישראל (גם אז הפריט יירשם לצד הודעה של המשרד, לפיה לדעתה הוא אינו נהיר).
בנוסף, קיימים פגמים שרק רשם סימני המסחר מוסמך לתקנם. כך, במידה והבקשה הוגשה בטופס שגוי או לא הייתה חתומה על ידי לשכת רשם סימני המסחר, תוחזר הבקשה לישראל על מנת שתוגש בדרך הפרוצדורלית הראויה.
משרד עורך דין גרשוני מתמחה בטיפול בכל הנוגע לעניינים של סימנים מסחריים, ואנו נשמח לסייע לך בכל הקשור לתחום.
